Аннулирование патента на изобретение, полезную модель

Процедура аннулирования патента

Конкурент предъявил претензию о нарушении прав? Не спешите начинать длительное судебное разбирательство, которое может отнять много сил, времени и денег. В случае проигрыша репутация заметно ослабнет. 

Есть альтернативный вариант – изучить возможность аннулирования патента самого конкурента. Иными словами, действовать с позиции правоты, а не оправданий. 

Процедура аннулирования патента актуально во всех случаях, даже тогда, когда вы ничего не нарушали. 

Этапы аннулирования патента в компании

Вся процедура аннулирования патента, складывается из нескольких этапов, каждый из которых зависит от предыдущего. Исходя из полученного результата на каждом этапе работы, будет выстраиваться стратегия действий по следующему.  

Основанием для начала работы, будет проведение первичного анализа возможных признаков аннулирования объекта интеллектуальной собственности.

Стоимость аннулирования патента

Как правило, стоимость работы патентных специалистов - фиксированная, и включает в себя все этапы представления интересов в Палате по патентным спорам.

Выяснить конечную стоимость, можно после проведения предварительного анализа, в результате которого патентный эксперт, определяет планируемый объём работы.

Средняя стоимость процедуры от 100 000 руб. 

Однако, не всегда, можно на первичном этапе определить стратегию работы и выявить основания оспаривания. 
В таких случаях, предусматривается работа с поэтапной оплатой услуг патентного специалиста.

Premium

Ложкина Наталья Викторовна

Патентный поверенный по ТЗ, ПМ, ИЗ, ПО, №1906

Подробнее

Premium

Приходько Илья Викторович

Эксперт Prilan. ИЗ, ПМ, ПО, ТЗ. Стаж более 15 лет.

Подробнее

Premium

Ложкин Владислав Алексеевич

Юрист Патентного бюро Ложкиной Стаж 7 лет

Подробнее

Основания для аннулирования патента

Чтобы оспорить патент на изобретение/полезную модель в России, нужно сначала установить причину – основание, по которому можно заявить об аннулировании.

Таких причин по российскому законодательству пять:

1. Запатентованное устройство не соответствует требованиям патентоспособности.
2. Недостаточный объем описания полезной модели.
3. Включение сторонних признаков в формулу на этапе экспертизы.
4. Имеется несколько одинаковых заявок на одну и ту же разработку.
5. Заявитель при регистрации патента указал неверные сведения.

При регистрации изобретения/полезной модели заявитель должен предоставить подробное описание. 

Если объем описания недостаточен для того, чтобы в полной мере понять и реализовать изобретение, то можно заявить об аннулировании. 

Заявитель обязан предоставить всю важную информацию о том, как именно можно реализовать техническую идею в жизнь – иначе чертежи окажутся лишь плодом фантазии.

Кроме того, аннулирование патента возможно, если формула, указанная в заявлении при регистрации, по каким-либо причинам была изменена уже в ходе экспертизы. 

Если в первичных материалах нет указанных «дополнительных» признаков, то патент можно аннулировать.

Патент также можно оспорить, если по одной и той же модели уже есть сразу несколько идентичных заявок. 

Наконец, последнее основание для аннулирования – это наличие ошибок и неточностей, которые допустил заявитель при внесении документов в Роспатент.

Отсутствие новизны – самое популярное основание для того, чтобы оспорить патент. Практика показывает, что остальные основания встречаются гораздо реже.

Этапы оспаривания патента

Чтобы добиться аннулирования патента, необходимо пройти следующие этапы:

1. Информационный поиск.
2. Оформление возражения.
3. Подача возражения в Палату по патентным спорам.
4. Участие в заседаниях по делу.
5. Получение решения.

Общая схема работы выглядит так:

        
 
У каждой стадии – свои нюансы. Рассмотрим их детальнее.

1 Этап: Информационный поиск

Первый этап аннулирования – это информационный поиск, который проводится как по российским, так и по зарубежным базам данных. 

Особое внимание стоит уделить именно иностранным источникам информации, потому что Роспатент очень вяло просматривает зарубежные базы данных. Именно это и можно использовать.

Внимание! Цель информационного поиска - найти публикацию, с использованием ключевых признаков указанными в формуле патента, и с датой публикации, ранее даты приоритета оспариваемого патента

         

Поиск источников для аннулирования 

Базы данных бывают двух типов: бесплатные и коммерческие. Первый тип доступен без какой-либо оплаты или дополнительных действий, однако такие базы данных имеют следующие нюансы:

- неполнота информации;
- устаревшие данные;
- незначительный объем сведений по заявкам.

Лучше сразу же вооружиться помощью коммерческих баз данных, потому что они не обладают указанными недостатками. 

Такие хранилища предоставят больше возможностей для поиска той самой «иголки в стоге сена», которую можно вытащить и использовать как основание для аннулирования.

Еще одно преимущество коммерческих баз данных – это удобство работы. Интерфейс и функционал указанных ресурсов изначально «заточен» под пользователя. 

Лучший сервис – более легкий поиск оснований для оспаривания.

Важно: рекомендуется найти подходящую базу данных, которая предоставит всю необходимую информацию с описанием конкретного изобретения. 

Речь идет о существенных признаках, предусмотренных пунктом 1 Формулы патента.

Существенность признаков всегда определяется по техническому результату, которые должен быть указан в описании интересующего патента. 

Действует следующее правило: если признак необходим для достижения конкретного технического результата, то он является существенным. 

Несущественные признаки, в свою очередь, необязательны для учета при проверке новизны.

При информационном поиске можно столкнуться с рядом нюансов. 

Внимание!

- Источник информации, из которого вы намереваетесь извлечь данные, должен быть опубликован до даты приоритета, которая указана в оспариваемом патенте.
К примеру, если полезная модель включает приоритет от 20 марта 2019 года, то использовать данные для оспаривания, опубликованные после указанной даты, не получится.

- Источник информации не всегда предоставляет дату публикации. Это особенно часто встречается при использовании различных интернет-ресурсов.
Выход из такой ситуации есть: нужно проверить веб-страницу по архиву. Если в нем есть копия ресурса, которая датируется раньше даты приоритета, то ее можно использовать.

Важно также понимать, что патент можно аннулировать как полностью, так и частично. 

Частичное аннулирование возможно, если владелец патента вносит в пункт 1 Формулы признаки, которые зависят от других пунктов формулы. 

Результатом таких действия является изменение объема охраны. В таком случае при информационном поиске стоит обращать внимание не только на признаки главного пункта формулы, но и все остальные пункты, чтобы информационный поиск принес достоверные результаты.

2 Этап: Возражения против выдачи патента

Если по результатам информационного поиска были найдены основания для аннулирования патента, то следующий этап – это подготовка возражения. 

Заявителем может выступать как физическое, так и юридическое лицо. Документ следует подать в Палату по патентным спорам – структурном подразделению Роспатента.

Само возражение составляется в произвольной форме, но крайне важно включить следующую информацию:

- сведения о лице, которое заявляет возражение;
- обоснование причин для аннулирования;
- перевод иностранных источников информации (сведений из зарубежных баз данных) – при наличии;
- квитанция об оплате госпошлины – ее размер составляет 4500 рублей.

Очевидно, что нужно уделить особое внимание на аргументацию собственной позиции – почему и на каких основаниях заявитель утверждает, что зарегистрированный патент стоит аннулировать. 

Здесь важно давать ссылки на конкретные источники информации, которые указывают на признаки оспоримости патента.

В случае использования зарубежных ресурсов в качестве обоснования важно приложить их перевод. Перевод должен быть осуществлен профессиональным переводчиком, который имеет соответствующее образование. 

К слову, копия диплома, подтверждающая компетенцию переводчика, должна быть приложена к самому переводу.

3 Этап: Подача возражения в Палату по патентным спорам

Подать возражение можно как в виде бумажного документа, так и в электронной форме. 

При подаче в бумажном виде обязательно следует приложить электронный носитель, который содержит копию документации (к примеру, это может быть диск или USB-хранилище).

Направить документ можно:

- почтой;
- курьером;
- лично обратиться в Палату по патентным спорам.

Можно также направить пакет документов через личный кабинет ФИПС

Для этого потребуется:

- зарегистрироваться на сайте;
- войти в личный кабинет;
- предварительно получить усиленную цифровую подпись.

Удобнее воспользоваться именно электронной подачей, потому что она позволяет в сжатые сроки направить документацию, без необходимости обращаться на почту или по адресу регистратора.

4 Этап: Рассмотрение возражения ППС

После того, как пакет документов будет получен Палатой по патентным спорам, учреждение:

1. Проверит документацию. Срок – до 5 рабочих дней.
2. Назначит дату первого заседания. Срок – не позднее 2 месяцев.
3. Направит возражение патентообладателю.
4. Проведет назначенные ранее заседания.
5. Вынесет решение.

Кроме того, Палата по патентным спорам предложит патентообладателю предоставить отзыв на возражение. Срок – не позднее 10 дней до проведения первого заседания.

Непосредственные участники заседания:

- заявитель;
- патентообладатель;
- представитель экспертного отдела, который выносил решение о выдаче оспариваемого патента.

Возражение будет рассматриваться коллегией в составе 3 человек. Сама процедура рассмотрения спора сильно напоминает судебные разбирательства, но в очень упрощенном виде. 

Это означает, что в ходе заседания коллегия выслушает позицию каждой стороны спора, задаст важные вопросы и запросит дополнительные материалы в случае необходимости. 

Кроме того, коллегия также может отложить заседание – если потребуется предоставить дополнительные свидетельства.

По результатам рассмотрения дела коллегия может вынести 2 решения:

- либо удовлетворить возражение;
- либо отказать в удовлетворении возражения.

Как уже было отмечено, патент можно оспорить либо в целом, либо в части. Во втором случае после вынесения решения патентообладатель будет обязан изменить формулу, что может повлиять на патентоспособность. 

Это приведет к изменению объема патентных прав и выдаче нового патента, но уже с более узким объемом охраны.

5 Этап: Утверждение решения

Решение, вынесенное коллегией, должно быть утверждено руководством Роспатента. Срок утверждения – 2 месяца после вынесения соответствующего решения. Только после этого решение вступает в силу.

                   
 
Факт вступления решения в силу приводит к важному последствию: если патент аннулирован, то он прекращает действие с момента подачи заявки на регистрацию. 

Иными словами, полезная модель лишиться охранного статуса не только в текущем моменте, но и в прошлом.

Информация об аннулировании, публикуется на сайте Патентного ведомства.
 
Внимание! Вынесенное решение коллегии может быть оспорено. Для этого необходимо обратиться в Суд по интеллектуальным правам.

Оспаривание патентоспособности полезной модели

Каждая регистрируемая полезная модель должна обладать патентоспособностью – должна отличаться новизной и промышленной применимостью. 

Даже малейшее сомнение в уникальности зарегистрированного патента можно использовать против правообладателя – нужно лишь указать на отсутствие новизны или бесполезности модели.

Каждая заявка на регистрацию полезной модели должна пройти тщательную проверку в Роспатенте. Проверяться будет именно новизна, но стоит помнить о двух важных нюансах:

- Критерий новизны был введен в российское законодательство в 2014 году. Те патенты, которые были зарегистрированы раньше указанного года, вообще не проходили дополнительного контроля на инновационность.

- Свежие заявки также далеко не всегда проходят качественную проверку на новизну. Сказываются недостатки системы патентного поиска.

Перечисленные нюансы определенно могут сыграть на руку лицу, которое желает оспорить патент. Это также означает, что всегда есть шанс найти информацию, которая послужит основанием для оспаривания прав конкурента.

Многие патентообладатели стремятся использовать полученный патент сразу же после его регистрации. Это играет против них, потому что риск нарушения прав третьих лиц существует всегда. 

Внимание! Если патентообладатель не прибегал к услуге анализа патентной чистоты, то вероятность оспаривания возрастает.

Полезная информация