Товарный знак зарегистрирован в России. Нужна ли международная регистрация?

Задумались о выводе своей продукции на международные рынки? Помимо налаживания партнерских связей с местными ритейлерами и адаптации под местные нормы законодательства, следует заодно изучить вопрос с регистрацией товарного знака.

Товарный знак зарегистрирован в России. Нужна ли международная регистрация

Зачем необходима международная регистрация?

Как известно, зарубежный бизнес активно защищает свои активы, поэтому выходя на рынок другого государства и не озаботившись вопросами, связанными с товарным знаком, можно получить большие проблемы в виде претензий или судебных исков. 

Суд вполне может принять решение о блокировке поставок и наложении ареста на продукцию. 

К тому же, во многих странах выход на рынок или запуск франшизы невозможен без регистрации товарного знака. Кроме того, это дает возможность избежать кейсов с локальными патентными рейдерами. 

В некоторых странах их деятельность представляет собой высокодоходный бизнес.

Перед тем, как приступить к международной регистрации, стоит понять, по какому варианту вы будете это делать

Некоего универсального документа, который подтверждает регистрацию товарного знака, не существует. 

Поэтому важно определиться с теми рынками, на которых вы планируете работать. 

Можно выбрать внутреннюю процедуру конкретной страны, процедуру регионального патентного союза или мадридскую систему (в нее входят 130 стран). Однако выбрать одновременно все варианты не получится.

Нужно ли получать свидетельство на товарный знак в России?

Ответ на этот вопрос зависит от выбранной стратегии. Если вы в принципе не рассматриваете возможность работы на рынках Российской Федерации, то лучше сразу обратиться в патентное ведомство той страны, в которой планируете вести деятельность. 

Однако если планируете регистрировать товарный знак по мадридской системе, то без российских документов никак не обойтись.

Отметим основные отличия от российской процедуры

Во-первых, сама процедура может растянуться на несколько лет. Специализирующиеся на таких кейсах компании знают случаи, когда регистрация товарного знака занимала 4-5 лет. Не спорим, у кого-то получается сделать и за 5-6 месяцев.

Во-вторых, госпошлина за регистрацию товарного знака за рубежом выше. Например, в странах Европы придется отдать минимум 700 евро. 

В-третьих, подать заявку за рубежом могут только местные поверенные или адвокаты. 

В-четвертых, гонорар таких специалистов не фиксирован (как в России), а составляет определенную долю от госпошлины или рассчитывается с учетом почасовой оплаты.

Можно ли оформиться за рубежом без помощи извне? 

В теории да, это возможно. Однако для этого требуется понимать практику работы патентной системы конкретного государства или союза, иметь опыт прохождения всех бюрократических процедур, крайне желательно иметь иностранных юристов, кто будет контролировать документооборот и делопроизводство. 

И, разумеется, запастись терпением: мы уже упоминали, что регистрация может затянуться на несколько лет. Поэтому лучше доверить этот непростой процесс профессионалам на аутсорсинге.

Полезная информация

Особенности регистрации товарного знака в США

Остались вопросы?

Российский бизнес часто выбирает американский рынок. В Штатах установлены следующие нюансы регистрации:

- Нужно сначала пройти базовую регистрацию в РФ (или любой другой стране заявителя). Альтернатива – уже использовать обозначение на рынке.

- Правообладатель обязан использовать оформленный знак в течение 5 лет.

- Права на товарный знак оформляются по принципу «First to use».

Кроме того, в США действует своя классификация товаров, которая отличается от международной.

Может случиться так, что в рамках международной классификации товар относится к одной категории, а в рамках американской системы – к другой.

В этом случае товар невозможно перевести в новый класс, что приведет к отсутствию правовой охраны. Заявителю придется заново подавать уже другую заявку.

Это трата времени и денег, которые можно было бы использовать для освоения рынка.

Еще один важный нюанс американской системы оформления интеллектуальной собственности – это наличие сразу двух реестров (основного и вспомогательного).

Если заявка на регистрацию товарного знака была подана в рамках Мадридской системы, и заявитель в качестве одной из стран указал США, то при обнаружении описательного характера обозначения во время экспертизы американская сторона откажет в регистрации.

Если, однако, подать заявку на то же обозначение уже в национальную систему США, то такая заявка будет зарегистрирована во вспомогательном реестре – она получит правовую охрану, пусть и с некоторыми ограничениями.
Особенности регистрации товарного знака в Китае
Китай сейчас – главный стратегический партнер России на международной арене. Большая часть бизнеса уже переориентировалась на сотрудничество с азиатскими, а не европейскими контрагентами.

В связи с этим возникает проблема грамотной защиты интеллектуальной собственности и регистрации обозначений, так как предприятия в китайской юрисдикции известны своим «пиратством» и подделками.

Ключевая особенность режима интеллектуальной собственности в Китае – это его «демократичность».

Фактически местные ведомства без проблем регистрируют и предоставляют правовую охрану обозначениям на русском языке даже в том случае, если заявителем выступает китайское лицо.

По этой причине важно как можно быстрее пройти регистрационные процедуры при выходе на рынок КНР, чтобы не оказаться «перехваченным» азиатскими конкурентами.

При выходе на рынок Китая важно заранее продумать, как регистрировать обозначение:

- какую систему текста использовать – кириллицу, латиницу или иероглифы;
- учитывать потребительские предпочтения;
- как именно обозначение будет адаптировано под китайскую систему.

При регистрации товарного знака в Китае рекомендуется также регистрировать обозначение в том виде, в котором оно будет использоваться именно в Поднебесной.

Если товарные знаки заявителем созданы на русском языке, то их регистрация по Мадридской системе именно для китайского рынка будет практически нецелесообразной.

Причина в том, что русскоязычный текст будет восприниматься лишь как графическое изображение. Имеет смысл готовить обозначение сразу в нескольких вариантах – лучше всего в латинице и иероглифах.
Особенность международной регистрации товарного знака
Международное название не является заменой национальной регистрации, а лишь продолжением ее.

Но, может быть, ваше имя уже используется где-то в другом государстве. Для того, чтобы этого избежать, нужно проверить зарегистрированные названия в тех государствах, где планируется защита.

При подаче международной заявки каждое наименование имеет приоритетное право над национальным. В соответствии со статьей 4 Парижской Конвенции о промышленной собственности

Это не означает, что отменяются уже выданные свидетельства, которые прошли регистрацию в соответствии со всеми нормами законодательства.

Это означает, что у конкурентов уже нет шансов на то, чтобы удовлетворить поданную ими заявку.в национальное Патентное ведомство.

Так, если вы планируете выйти на внешний рынок, то необходимо подавать заявку Международному бюро, которое расположено в Женеве.

Регистрация занимает длительное время. И часто бывает, что продукция начинает реализовывается, а получение прав на продукцию еще не закончено.

Однако, у компании, которая подала заявку, появляется возможность приоритетного права использования уникального обозначения.

Поэтому в случае успешной регистрации, у неё есть все шансы запретить использование своего товарного знака, другим лицам, которые начали использовать схожее обозначение, с более поздним приоритетом.
Можно ли оценить права на товарный знак?
Товарный знак (словесное обозначение, логотип, бренд, эмблема), как и любой объект интеллектуального труда, можно оценить.

Процедура оценки товарного знака, как продукта нематериальной собственности более сложная, чем оценка материальной собственности.

В связи с этим, такая оценка может быть частично условная из-за применения методики оценки потенциального дохода.

Однако, эта особенность даёт ряд значительных преимуществ для использования в бизнесе.

Провести оценку и подготовить отчёт могут квалифицированные специалисты, обладающие лицензией с правом оценки бизнеса.

Преимущества оценки интеллектуальной собственности
В связи с особенности оценки интеллектуальной собственности, которые усложняют процесс определения конечной стоимости интеллектуального продукта, есть ряд значительных преимуществ, которые можно использовать в бизнесе.

Отчёт об оценке можно использовать:

- при увеличении уставного капитала компании;

- для целей увеличения капитализации предприятия;

- оптимизации налоговых вычет;

- получения кредитов;

- для передачи интеллектуальных прав по лицензии и франшизе;

- при продаже интеллектуальной собственности.

Остались вопросы?

Скачать документы

Пример международного Сертификата на товарный знак
202.95 КБ Скачать
Пример международной заявки на товарный знак
1.61 МБ Скачать
Регистрация товарного знака - Презентация Prilan
2.15 МБ Скачать
404 13 04 2024
Акман Наталья Николаевна
Специалист по работе с клиентами Сервиса Prilan. Опыт работы в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность 7 лет. Сопровождение клиентов на всех этапах процесса регистрации.
Акман Наталья Николаевна
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос