Преобразование заявки на изобретение в полезную модель: стратегический манёвр при экспертизе

Заявка на изобретение уже подана, но в ходе рассмотрения становится понятно, что получить патент именно на изобретение может быть сложно. Например, экспертиза приводит близкие аналоги и ставит под сомнение изобретательский уровень заявленного решения.

Это ещё не означает, что техническое решение обязательно останется без патентной охраны. Если разработка относится к устройству и выполняются установленные законом условия, заявитель может рассмотреть преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель.



Такой переход особенно интересен в ситуации, когда проблема заявки связана с изобретательским уровнем: для полезной модели самостоятельного требования изобретательского уровня нет. Однако полезная модель всё равно должна быть новой, промышленно применимой и соответствовать другим установленным требованиям. Согласно ст. 1351 ГК РФ, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 

При этом преобразование — не универсальный способ «спасти» любую заявку. До подачи заявления необходимо проверить сроки, характер технического решения, содержание первоначальных материалов и то, какой объём правовой охраны останется после перехода к полезной модели.

Что означает преобразование заявки

Преобразование позволяет изменить вид объекта патентования в рамках предусмотренной законом процедуры.

Для рассматриваемого нами случая это переход:

заявка на изобретение → заявка на полезную модель.

Порядок предусмотрен ст. 1379 ГК РФ. Закон допускает преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец при выполнении установленных условий. 

Важно понимать: речь идёт не о выдаче «другого патента» на основании уже готовой формулы изобретения без дополнительного анализа. После преобразования заявленное техническое решение должно отвечать требованиям, предъявляемым именно к полезной модели.

Поэтому перед переходом необходимо определить:

может ли заявленное решение вообще охраняться в качестве полезной модели и сохранит ли такая охрана практическую ценность для заявителя.

Когда можно преобразовать заявку на изобретение в полезную модель

Это один из наиболее важных вопросов, поскольку право на преобразование ограничено во времени.
Пункт 1 ст. 1379 ГК РФ устанавливает, что заявку на изобретение можно преобразовать в заявку на полезную модель до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее дня принятия решения о выдаче патента.

Если уже принято решение об отказе в выдаче патента либо решение о признании заявки отозванной, преобразование возможно до того момента, когда будет исчерпана предусмотренная Кодексом возможность подачи возражения против соответствующего решения. Закон также предусматривает исключение для ситуации, связанной с заявлением, предусмотренным п. 1 ст. 1366 ГК РФ. 

Поэтому решение о преобразовании лучше не откладывать до самого конца рассмотрения заявки.
Если заявитель получает запрос экспертизы или предварительно понимает, что дальнейшее отстаивание

изобретения может быть затруднено, необходимо сначала установить:

на какой стадии находится делопроизводство и сохраняется ли право на преобразование.

Главное условие: решение должно подходить под полезную модель

Самого желания заявителя изменить вид патента недостаточно.

В соответствии со ст. 1351 ГК РФ полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству. Для предоставления охраны она должна быть новой и промышленно применимой. 

Поэтому преобразование может быть актуально, например, для конструкций:

корпусов, креплений, механизмов, аппаратов, приборов, инструментов, узлов, соединительных элементов, приспособлений, технологического оборудования и других устройств.

Но если сущность заявленного изобретения заключается исключительно в способе выполнения действий, переход в полезную модель не позволит сохранить охрану этого способа.

Например, заявлена технология обработки поверхности, отличающаяся последовательностью операций и режимами обработки. Даже если в процессе используется специальное оборудование, сам способ нельзя просто преобразовать в полезную модель. Нужно отдельно анализировать, содержится ли в первоначальной заявке самостоятельное техническое решение, относящееся к устройству.

Что проверить перед преобразованием

Это решение следует принимать не только по формальному признаку «изобретение не проходит — попробуем полезную модель».

Гораздо важнее сравнить возможный результат.

Что проверяем	Почему это важно
Относится ли решение к устройству	Полезная модель предназначена для охраны технического решения, относящегося к устройству
Новизна конструкции	Отсутствие изобретательского уровня не означает автоматически наличия новизны
Что раскрыто в первоначальной заявке	Нельзя рассчитывать на преобразование как на способ заново сформировать совершенно другую разработку
Как будет выглядеть независимый пункт формулы ПМ	Именно формула во многом определяет практический объём будущей охраны
Какие признаки придётся сохранить	Слишком большое число обязательных признаков может сделать охрану узкой
Имеет ли конструкция самостоятельную коммерческую ценность	Иногда ценность разработки заключается в способе, а не в устройстве
Сохраняется ли право на преобразование по срокам	При пропуске предусмотренного законом периода воспользоваться механизмом уже не получится

Особое внимание следует уделить первоначальному раскрытию.

Действующие требования предусматривают, что формула полезной модели должна быть основана на описании, а объём охраны должен подтверждаться содержащимся в нём раскрытием. 

Поэтому желание заявителя после получения проблемного заключения экспертизы добавить в конструкцию новые признаки, которых первоначально в заявке фактически не было, может создать самостоятельную проблему.

Почему преобразование часто рассматривают при отсутствии изобретательского уровня

Один из наиболее характерных сценариев возникает следующим образом.

Заявитель подаёт заявку на изобретение, считая конструктивные изменения достаточно существенными. В ходе информационного поиска экспертиза обнаруживает несколько известных технических решений. Новая конструкция в точности из одного источника не известна, однако экспертиза считает различия очевидными для специалиста и ставит вопрос о соответствии критерию «изобретательский уровень».

В такой ситуации нельзя автоматически делать вывод, что патент на изобретение получить невозможно. Сначала необходимо оценить аргументы экспертизы и перспективы ответа.

Но одновременно имеет смысл проверить второй маршрут:

может ли заявленная конструкция соответствовать условиям патентоспособности полезной модели.

Причина понятна: ст. 1351 ГК РФ устанавливает для полезной модели требования новизны и промышленной применимости, но не предусматривает изобретательский уровень как самостоятельное условие патентоспособности. 

Это и создаёт практическую ценность механизма преобразования.

Однако отсутствие требования изобретательского уровня не означает, что полезную модель зарегистрируют автоматически. Если совокупность существенных признаков конструкции уже известна из уровня техники, проблема останется и после преобразования.

Преобразовать заявку или продолжать защищать изобретение

Получение негативного мнения экспертизы само по себе ещё не повод немедленно менять вид объекта.

Фактически перед заявителем возникают две стратегии.

Сохранить заявку на изобретение

Это имеет смысл, когда имеются содержательные аргументы против позиции экспертизы.

Например:

- экспертиза неверно объединила признаки нескольких источников;
- не учтена взаимосвязь признаков;
- неправильно определён технический результат;
- отсутствует убедительная мотивация, почему специалист должен был прийти именно к заявленному сочетанию признаков;
- имеется возможность допустимо скорректировать формулу без потери коммерчески значимого объёма охраны.

В таком случае сначала целесообразно работать с ответом на запрос экспертизы, а не отказываться от изобретения только из-за первого возражения.

В сложной ситуации целесообразно оценить перспективы дальнейшего делопроизводства и при необходимости использовать профессиональное патентование изобретения с сопровождением заявки на стадии экспертизы.

Рассмотреть преобразование в полезную модель

Этот вариант становится особенно интересным, если:

- решение представляет собой устройство;
- основной барьер относится именно к изобретательскому уровню;
- ценность разработки заключена в конкретной конструкции;
- можно сформировать юридически и коммерчески значимую формулу полезной модели;
 -заявитель укладывается в предусмотренные законом сроки.

Поэтому вопрос должен звучать не:

«Что проще зарегистрировать?»

а:

«Какой вариант даст нужную бизнесу правовую охрану с учётом уже полученных результатов экспертизы?»

Практический пример №1. Механизм фиксации детали

Предположим, компания разработала механизм фиксации заготовки в станке.

В заявке на изобретение заявлены корпус, подвижный зажим, направляющий элемент, привод и определённая взаимосвязь между ними.

При экспертизе найден известный зажимной механизм с большинством этих элементов. Дополнительный источник содержит решение, близкое к отличительному признаку новой конструкции.

Экспертиза ставит вопрос об изобретательском уровне.

В этой ситуации сначала анализируется, насколько обосновано объединение известных решений. Если существуют убедительные технические аргументы, заявитель может продолжить защиту изобретения.

Но если перспективы по изобретательскому уровню невысоки, а новая конструкция как совокупность признаков остаётся новой, появляется смысл проверить вариант полезной модели.

Главный вопрос при этом:

какой независимый пункт формулы можно сформировать после преобразования и будет ли он реально охватывать коммерчески важную конструкцию конкурента.

Если для сохранения новизны приходится добавить множество частных деталей, патент может формально быть получен, но стать слишком узким для практической защиты.

Именно поэтому решение о преобразовании нельзя принимать только на основании различия критериев патентоспособности.

Практический пример №2. Медицинское устройство

Разработано медицинское приспособление, состоящее из корпуса, рабочих элементов и механизма их взаимного перемещения.

Первоначально заявитель подаёт заявку на изобретение, рассчитывая на более длительный срок охраны.

На экспертизе обнаруживается несколько близких технических решений. Возникают серьёзные вопросы к изобретательскому уровню, однако конкретная конструкция устройства в заявленной совокупности признаков из уровня техники не выявлена.

Если первоначальные материалы достаточно раскрывают конструкцию и соблюдаются сроки ст. 1379 ГК РФ, переход к полезной модели может рассматриваться как одна из стратегий сохранения патентной охраны.
Но до преобразования необходимо проверить не только возможность получить патент.

Допустим, реальное коммерческое преимущество изделия создаётся не самой конструкцией, а специальным способом его применения. Тогда полезная модель будет защищать устройство, но не заменит охрану способа.

В таком случае преобразование может решить только часть задачи.

Практический пример №3. Производственное оборудование

Компания разработала производственную установку.

В заявке подробно раскрыты:

- конструкция рабочего модуля;
- механизм подачи материала;
- система позиционирования;
- последовательность технологических операций.

На стадии экспертизы возникают проблемы с патентоспособностью заявленного изобретения.

Здесь особенно важно не воспринимать заявку как единый неделимый объект.

Нужно определить, где находится основная ценность разработки.

Если она сосредоточена в конструкции оборудования, полезная модель потенциально может обеспечить нужную охрану.

Если же конкурент сможет использовать другую установку и воспроизвести главный технологический способ, охрана только устройства может оказаться недостаточной.

Поэтому при преобразовании необходимо анализировать не только вероятность получения патента, но и будущий сценарий его использования против конкурентов.

Когда преобразование не поможет

Преобразование не следует рассматривать как универсальный выход после сложного запроса экспертизы.

Оно не решает проблему, если сама конструкция устройства лишена новизны.



Не поможет оно и тогда, когда всё коммерчески значимое решение заключается в способе выполнения операций, а устройство является обычным.

Отдельного внимания требует ситуация, когда для получения приемлемой полезной модели заявитель хочет существенно изменить первоначально раскрытую конструкцию. Преобразование не предназначено для полной замены первоначальной разработки новой.

Также необходимо учитывать сроки ст. 1379 ГК РФ. Для преобразования заявки на изобретение законодатель установил самостоятельные временные ограничения, включая ограничение, связанное с публикацией сведений о заявке. 

Поэтому стратегия:

«сначала несколько лет будем добиваться патента на изобретение, а если не получится — всегда перейдём на полезную модель»

юридически небезопасна.

Право на такой переход необходимо проверять заранее, а не в момент, когда все остальные варианты уже исчерпаны.

Практика Суда по интеллектуальным правам: когда преобразование возможно, а когда возникают проблемы

Судебная практика показывает, что преобразование заявки нельзя рассматривать только как техническое процессуальное действие. Значение имеют срок преобразования, содержание первоначальной заявки и соответствие технического решения требованиям того вида правовой охраны, который заявитель хочет получить.

Нельзя откладывать переход к полезной модели после публикации заявки — дело СИП-482/2021

В деле № СИП-482/2021 рассматривался спор, связанный с полезной моделью, созданной на основе материалов более ранней заявки на изобретение, и вопросом о сохранении первоначального приоритета.

Существенное значение имело ограничение, предусмотренное ст. 1379 ГК РФ: заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель только до наступления установленных законом обстоятельств, включая публикацию сведений о заявке на изобретение.

Суды критически оценили использование механизма выделенной заявки в ситуации, когда фактически с его помощью пытались получить результат, аналогичный преобразованию заявки после того, как предусмотренная законом возможность такого перехода уже была утрачена. 

Практический вывод: если полезная модель рассматривается как резервный вариант защиты устройства, анализировать возможность преобразования следует заранее. Нельзя исходить из предположения, что после публикации заявки на изобретение тот же результат всегда удастся получить через выделение новой заявки.

Преобразование имеет смысл только при правильном выборе объекта — дело СИП-926/2014

По делу № СИП-926/2014 заявитель пытался зарегистрировать в качестве полезной модели «Систему автоматического определения нарушений правил парковки».

Система включала видеокамеру и электронно-вычислительное устройство. Роспатент установил, что эти элементы пространственно разнесены и не образуют одну конструкцию, поэтому заявленное решение не отвечает требованиям, предъявляемым к объекту полезной модели. Заявителю было предложено воспользоваться предусмотренной ст. 1379 ГК РФ возможностью преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение, но он этого не сделал. Отказ в выдаче патента был поддержан Судом по интеллектуальным правам. 

Несмотря на то что в этом деле преобразование предлагалось в обратном направлении — из полезной модели в изобретение, — для перехода изобретение → полезная модель вывод особенно важен:

преобразование не меняет природу технического решения. До перехода необходимо установить, что решение действительно может охраняться как полезная модель.

Если сущность разработки представляет собой способ либо совокупность самостоятельных объектов, которая не отвечает требованиям к устройству, один только процессуальный переход к полезной модели проблему не решит.

Что подтверждает эта практика

Эти дела показывают две независимые группы рисков.

Первая — процессуальная: можно пропустить установленную законом возможность преобразования.

Вторая — материальная: даже своевременное преобразование не поможет, если техническое решение не соответствует требованиям полезной модели.

Поэтому до подачи заявления следует одновременно проверить:

сохранилось ли право на преобразование → подходит ли объект → сохраняется ли новизна → какую формулу полезной модели можно получить → будет ли будущий объём охраны практически полезен.

Как преобразовать заявку на изобретение в полезную модель: пошаговый порядок

Шаг 1. Определите текущую стадию рассмотрения заявки

Сначала необходимо установить:

- когда подана заявка;
- опубликованы ли сведения о ней;
- какие решения уже приняты Роспатентом;
- получены ли запросы экспертизы;
- не принято ли решение об отказе или признании заявки отозванной;
- сохраняется ли предусмотренная законом возможность преобразования.

Это первый шаг именно потому, что при пропуске допустимого периода дальнейший технический анализ может потерять практический смысл.

Статья 1379 связывает право на преобразование заявки на изобретение, в частности, с публикацией сведений о заявке, решением о выдаче патента и возможностью подачи возражения при отказе или признании заявки отозванной. 

Шаг 2. Определите причину, по которой рассматривается преобразование

Нужно понять, какую проблему мы пытаемся решить.

Если экспертиза ставит вопрос об изобретательском уровне — это один сценарий.

Если выявлена утрата новизны — другой.

Если проблема заключается в недостаточности раскрытия — третий.

Если формула просто построена неудачно — иногда вопрос можно решить работой с заявкой без изменения вида объекта.

Поэтому преобразование должно следовать из анализа проблемы, а не заменять такой анализ.

Шаг 3. Проверьте, относится ли решение к устройству

Следующий вопрос:

Можно ли охранять заявленное техническое решение в качестве полезной модели?

Полезная модель по ст. 1351 ГК РФ — техническое решение, относящееся к устройству. 

Если первоначально заявлено устройство — потенциальная основа для преобразования существует.

Если заявлен способ, состав вещества или иное решение, необходимо отдельно установить, раскрыто ли в материалах самостоятельное устройство, которое может стать объектом полезной модели.

На этом этапе в статье должна стоять внутренняя ссылка на PM-P02 «Что можно запатентовать как полезную модель».

Шаг 4. Проверьте новизну будущей полезной модели

Ошибка — исходить из логики:

«нет изобретательского уровня → значит полезную модель точно зарегистрируют».

Это не так.

Полезная модель должна быть новой. Новизна оценивается по совокупности её существенных признаков. 

Поэтому результаты поиска и материалы экспертизы нужно повторно проанализировать уже применительно к предполагаемой формуле полезной модели.

Иногда документ, который не разрушал новизну изобретения, но использовался против изобретательского уровня вместе с другими источниками, позволяет сохранить перспективу полезной модели.

В другой ситуации один найденный документ уже раскрывает всю требуемую совокупность признаков, и преобразование проблему не решит.

Шаг 5. Сформируйте предполагаемую формулу полезной модели

До подачи заявления о преобразовании желательно понимать, что именно предполагается защищать после перехода.

Нужно определить:

- какой будет независимый пункт;
- какие признаки действительно существенны;
- какие признаки необходимы для сохранения новизны;
- какие признаки чрезмерно сужают охрану;
- подтверждаются ли они первоначальными материалами заявки.

Формула полезной модели предназначена для определения объёма правовой охраны и должна быть основана на описании. 

Как правильно составить формулу, подробнее можно ознакомится в материале «Как составить формулу полезной модели».

Шаг 6. Сравните объём будущей охраны с первоначальной стратегией

На этом этапе вопрос уже не только юридический.

Нужно смоделировать конкурента.

Предположим, после преобразования независимый пункт содержит семь конструктивных признаков.

Может ли конкурент исключить один из них и получить работоспособное устройство?

Если да, необходимо понять, насколько полезным окажется такой патент на практике.

Иногда целесообразнее продолжить борьбу за более сильную формулу изобретения.

Иногда наоборот — конструктивное ядро хорошо фиксируется формулой ПМ и обеспечивает достаточную защиту продукта.

Так принимается стратегическое решение.

Шаг 7. Подготовьте заявление о преобразовании и документы

Для преобразования используется установленная форма заявления.

На актуальной странице Роспатента размещена специальная форма «Заявление о преобразовании заявки на выдачу патента на изобретение в заявку на выдачу патента на полезную модель или в заявку на выдачу патента на промышленный образец». 

Действующие Правила, утверждённые приказом Минэкономразвития России №107 от 21 февраля 2023 года, предусматривают оформление заявления о преобразовании по установленной форме; к нему прилагается заявление о выдаче патента на полезную модель или промышленный образец соответствующего вида. 

На этом этапе также необходимо проверить действующие требования к пошлинам и комплекту документов.

Шаг 8. Проверьте возможность сохранения даты подачи и приоритета

Это одно из важнейших преимуществ механизма преобразования, но оно не должно описываться как безусловное.

Пункт 3 ст. 1379 ГК РФ устанавливает, что преобразование допускается, если сохраняются приоритет и дата подачи преобразованной заявки с соблюдением предусмотренных Кодексом требований. 

Поэтому корректная формулировка:

при выполнении установленных законом условий дата подачи и приоритет могут быть сохранены.

Для заявителя это принципиально: новая заявка не должна автоматически переносить его в более позднюю точку относительно появившегося уровня техники.

Шаг 9. Дождитесь результата рассмотрения заявления о преобразовании

Сам факт подачи заявления ещё не означает, что вся дальнейшая процедура автоматически продолжается как рассмотрение полезной модели.

Роспатент проверяет соблюдение предусмотренных требований к преобразованию и документам.

Если преобразование состоялось, дальнейшее рассмотрение осуществляется уже применительно к соответствующему виду заявки. Такой подход отражён и в официальных материалах Роспатента по процедурам преобразования. 

Если же требования не соблюдены и преобразование не состоялось, необходимо учитывать дальнейший процессуальный статус первоначальной заявки.

Шаг 10. Вести дальнейшее делопроизводство уже как по полезной модели

После состоявшегося преобразования ключевыми становятся требования к полезной модели:

- объект должен относиться к устройству;
- должна обеспечиваться достаточность раскрытия;
- проверяются новизна и промышленная применимость;
- формула должна корректно определять объект и объём охраны.

Подробный дальнейший процесс можно посмотреть на странице «Как запатентовать полезную модель».

Если заявителю требуется профессиональное сопровождение этого процесса, можно воспользоваться услугой патентование полезной модели — от анализа конструкции и подготовки материалов до сопровождения заявки в Роспатенте.

Какие ошибки чаще всего совершают при преобразовании

Первая ошибка — воспринимать полезную модель как «упрощённое изобретение», на которое можно перенести любую заявку.

Вторая — принимать решение только потому, что экспертиза упомянула отсутствие изобретательского уровня, не анализируя перспективы ответа.

Третья — не проверять новизну будущей полезной модели.

Четвёртая — сначала подавать заявление о преобразовании, а уже потом выяснять, какой будет формула.

Пятая — ориентироваться только на вероятность выдачи патента, не оценивая будущий объём охраны.

Шестая — откладывать анализ преобразования до поздней стадии делопроизводства, не учитывая ограничения ст. 1379 ГК РФ.

Поэтому эффективная стратегия выглядит иначе:

сроки → объект → патентоспособность → будущая формула → объём охраны → только затем процессуальное действие.

Преобразование — это не признание неудачи первоначальной заявки

Сам факт перехода от изобретения к полезной модели не означает, что первоначальная стратегия обязательно была ошибочной.

На момент подачи заявки объём известного уровня техники может быть неочевиден. Полный информационный поиск экспертизы иногда выявляет документы, которые существенно меняют оценку перспектив.

В такой ситуации задача заявителя — не любой ценой получить именно тот вид патента, который был выбран первоначально, а сохранить коммерчески значимую правовую охрану.

Иногда для этого нужно защищать заявку на изобретение и аргументированно отвечать экспертизе.

Иногда разумнее изменить формулу.

Иногда — использовать предусмотренный законом механизм преобразования.

Поэтому преобразование заявки на изобретение в полезную модель лучше рассматривать как один из инструментов управления патентной стратегией на стадии экспертизы, а не как автоматическую реакцию на отрицательное заключение.

Что делать, если экспертиза поставила под сомнение патентоспособность изобретения

Сначала необходимо определить, что именно является причиной возражений.

Если вопрос касается аргументации эксперта, сочетания известных решений или изобретательского уровня, стоит оценить перспективы ответа на запрос экспертизы.

Если одновременно выясняется, что техническое решение относится к устройству и соответствует требованиям полезной модели, имеет смысл сравнить две стратегии:

продолжение экспертизы изобретения и преобразование заявки в полезную модель.

Такое сравнение должно учитывать не только вероятность получения патента, но и то, какой объём охраны нужен бизнесу после выдачи патента.

Часто задаваемые вопросы